IL SOFTWARE TRA DIRITTO D’AUTORE E BREVETTABILITÀ NEL DIRITTO COMUNITARIO

 Autore: Avv. Prof. Marco Mastracci

 

Questo breve saggio vuole approfondire le problematiche sollevate in merito alla qualificazione giuridica della tutela del software. Attraverso una disamina dei diversi contesti internazionali, in particolare degli scenari europeo e statunitense, l’autore analizza le incongruenze e le disfunzioni che derivano dalla riconduzione dell’istituto all’alveo del diritto d’autore. Ne emerge la necessità di ripensare la stessa nozione giuridica di “software” in forza degli sviluppi tecnologici e normativi che hanno interessato la materia, a favore di una visione più matura che, nel constatare il definitivo tramonto dell’astrattezza del software, ne valorizzi, di contro, il carattere di innovatività.

 

Da quando il concetto di “software” è venuto ad esistenza, si è posta la querelle circa la qualificazione tecnica e giuridica dell’istituto la cui modernità e importanza economica, nonché valore industriale[1] e commerciale, collidono con una normativa non sempre perspicace, talora incapace di cogliere tutte le implicazioni della vicenda sotto il profilo produttivo.

Le istanze che la tutela del software dovrebbe soddisfare consistono, da un lato, nella protezione degli investimenti e dell’opportunità di prevedere dei diritti di privativa; dall’altro, nella necessità di favorire la libera innovazione. In particolare, il motivo del contendere è la scelta del modello giuridico più appropriato per la tutela del software, nella tensione fra riconduzione della fattispecie al diritto d’autore e normativa sul brevetto[2].

Tale tensione riflette, a ben vedere, la dicotomia insita tra la forma in cui il software si estrinseca, protetta dal diritto d’autore mediante copyright[3], alla stregua di un’opera dell’ingegno, e la concezione del software come processo industriale, tutelabile mediante brevetto.

La sussunzione del software all’interno di una data species presuppone un accordo sul valore semantico del termine, in primo luogo in senso tecnico, per addivenire a una definizione giuridica da cui discenda il regime normativo applicabile.

Concepito teoricamente nel corso della Seconda guerra mondiale, in informatica il software può essere definito come l’insieme delle informazioni che consentono a un sistema informatico di funzionare. Tali informazioni sono costituite da programmi e/o applicazioni, dati, o da una commistione dei due elementi,e si caratterizzano per essere registrate su supporto informatico. Al software fa da complemento l’hardware,a significare la componente fisica di un sistema di calcolo che consente l’esecuzione del programma e/o applicazione.

Ciò premesso, due problematiche fondamentali si affacciano all’interprete al fine di individuare la tutela giuridica più consona alla natura dell’istituto: cosa si intende per “programmi per elaboratore”; la distinzione tra codice-sorgente e codice-oggetto.

Da un punto di vista giuridico, il software si sostanzia nel “programma per elaboratore”, ovvero, secondo la nozione fornita dalla wipo, World Intellectual Property Organization[4] nel 1984, la «espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli) contenuti in qualsiasi forma o supporto (nastro, disco, film, circuito) capace direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione, un compito od un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell’informazione»[5]. In modo similare, sempre con riferimento al panorama statunitense, il Copyright Act chiarisce che «a computer program is a set of statement or instruction to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result»[6].

In ambito europeo[7], la direttiva 91/250/cee non contiene alcuna definizione di “programma per elaboratore”[8], mal celando il timore di non saper cogliere, attraverso l’attribuzione di una data configurazione giuridica, le evoluzioni tecnologiche dell’istituto. La stessa lacuna si rinviene nell’ordinamento italiano: la legge 22 aprile 1941, n. 633, in tema di protezione del diritto d’autore, così come modificata dal Dlgs. 29 dicembre 1992, n. 518[9], non fornisce una definizione di “programma per elaboratore”, limitandosi a disciplinare gli aspetti che discendono direttamente dalla riconduzione della fattispecie a un’opera dell’ingegno[10], e specificando che sono comprese nella protezione del diritto d’autore i «programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso»[11].

Le perplessità riscontrate nel tentativo di definire i programmi per elaboratore aumentano quando si tratta di distinguere il codice-sorgente dal codice-oggetto. Da un punto di vista informatico, il codice-sorgente rappresenta la sequenza di istruzioni organizzate secondo le specifiche di un linguaggio di programmazione; il codice-oggetto, invece, è il codice di destinazione, ovvero il codice-sorgente così come trasformato e rielaborato affinché sia reso comprensibile alla macchina.

Dalla chiarificazione di tali concetti discende una serie di corollari[12] in merito alla legge sul diritto d’autore:

a) non esiste alcuna distinzione, sotto il profilo della tutela applicabile, tra codice-sorgente e codice-oggetto, software applicativi, sistemi operativi, firmware[13], di modo che non è consentita la libera duplicazione del software;

b) il software è tutelato a prescindere dal supporto fisico al quale è associato;

c) il linguaggio di programmazione utilizzato, strumentale alla realizzazione dell’opera, non è tutelabile di per sé, così come la forma del software, anch’essa di natura strumentale.

Il tradizionale inquadramento della tutela giuridica del software nell’alveo del diritto d’autore si deve al riconoscimento di un’origine creativa ai programmi per elaboratore, tale da realizzare un accostamento tra software e opera dell’ingegno.

Coerentemente all’impostazione della Convenzione di Berna[14], per la quale la locuzione “opere letterarie e artistiche” comprende «tutte le produzioni in campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione»[15], lo stesso Codice civile italiano, all’art. 2575, ravvisa l’oggetto della tutela del diritto d’autore nelle «opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione». Anche nel software, dunque, oggetto di protezione è l’espressione dell’idea, della creatività umana.

Tale accostamento, tuttavia, ci appare una forzatura laddove si consideri che, se nell’opera dell’ingegno è necessario tutelarne il legittimo autore, nei programmi per elaboratore sembra preponderante l’esigenza di soppesare gli aspetti produttivi ed economici della questione. Per tali ragioni suscita qualche perplessità il Dlgs. 6 maggio 1999, n. 169, che, nell’applicare la direttiva 96/9/ce, estende la tutela del diritto d’autore alle banche dati «che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore» (art. 1), intendendo con esse le «raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo» (art. 2)[16].

Anche nel quadro normativo internazionale la tutela del software viene ricondotta nell’alveo del diritto d’autore venendo assimilata a un’opera dell’ingegno. Gli atti che hanno disciplinato la materia sul versante internazionale sono, oltre alla succitata Convenzione di Berna[17], gli accordi sottoscritti dalla wipo, ovvero il Copyright Treaty, del 20 dicembre 1996, nonché la Paris Convention for the Protection of Industrial Property, adottata il 20 marzo 1883 e da ultimo modificata il 28 settembre 1979; gli Accordi gatt/trips[18] (Marrakech, 1994); l’European Patent Convention, (epc), adottata a Monaco di Baviera nel 1974 e pervenuta il 1 gennaio del 2000 alla decima edizione[19].

Tralasciando in questa sede le questioni inerenti alla diversa gerarchia e operatività delle fonti all’interno dei singoli Stati, è importante sottolineare la rilevanza che tali convenzioni hanno avuto nell’armonizzazione delle varie legislazioni interne sul diritto d’autore, evitando, da un lato, che le divergenze normative potessero rappresentare un ostacolo alla libera circolazione delle opere dell’ingegno e approntando, dall’altro, una tutela intangibile su alcuni nuclei fondamentali, intesi come standard minimi di protezione.

Il wipo Copyright Treaty opera nel solco tracciato dalla Convenzione di Berna[20], includendo espressamente il software tra le opere protette dal diritto d’autore[21], coerentemente a quanto previsto dalla direttiva 91/250/cee,recante «Tutela giuridica dei programmi per elaboratore», e accogliendo l’impostazione degli Accordi trips[22]. Con riferimento alla Convenzione di Parigi, essa detta norme circa le questioni di diritto internazionale, regola il diritto di priorità[23] nell’ottenimento del brevetto e prescrive le misure[24] che gli Stati devono adottare per prevenire e reprimere atti di concorrenza sleale.

La necessità di una tutela internazionale del software viene ribadita negli accordi gatt/trips. In particolare, gli Accordi, nel confermare la protezione del diritto d’autore rispetto ai programmi per elaboratore in codice-sorgente o in codice-oggetto, integra la norma asserendo che «la protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali» (art. 9.2). Gli Accordi, tuttavia, nel prendere in considerazione il software come oggetto di tutela, nulla dicono in merito al reverse engineering[25], tema caro agli Stati Uniti, maggiormente propensi rispetto ai partner europei a esaltare le potenzialità produttive e di sviluppo tecnologico insite nel software. Quanto alla possibilità di assoggettare il software a brevetto, gli Accordi trips sanciscono, all’art. 27, comma 1, che «possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale»[26]. Salvo talune eccezioni, inoltre,«il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazioni in base al luogo d’invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano d’importazione o di fabbricazione locale».

L’European Patent Convention (epc), nota come “Convenzione sul brevetto europeo”, prende in considerazione la tutela del software sotto il profilo della brevettabilità. Pur nella versione aggiornata del gennaio 2000, essa conferma l’impostazione originaria negando espressamente la possibilità di assoggettare il software a brevetto ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. c)[27].

La scelta di negare la brevettabilità del software sembra risiedere nella difficoltà di distinguere l’attività di “invenzione” del software dal software in quanto tale, poiché esso è brevettabile solo nella misura in cui assurge a prodotto di un’attività creatrice, confermando, di fatto, l’opzione tradizionalista che vede il software tutelabile soltanto attraverso copyright.

Nell’assetto normativo europeo gli aspetti relativi al diritto d’autore sono trattati separatamente dalla normativa sul brevetto: da un lato, la tutela giuridica dei programmi per elaboratore è disciplinata sotto il profilo del diritto d’autore nelle direttive 91/250/cee, del 21 maggio 1991, e 2009/24/ce del Parlamento e del Consiglio del 23 aprile 2009; dall’altro, soccorrono la Proposta di regolamento del Consiglio 1 agosto del 2000 sul brevetto comunitario, nonché la Proposta di Direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.

Quanto all’European Patent Convention, essa ha natura di mero trattato internazionale, in quanto tale efficace solo tra gli Stati contraenti, fra cui molti Paesi non europei, ed esula pertanto dall’ordinamento comunitario.

Come si è detto, la direttiva 91/250/cee[28] tutela il software secondo le norme del diritto d’autore, non escludendo tuttavia, la possibilità di una tutela integrativa di altra natura[29]. Non ricadono nella protezione del diritto d’autore «le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce» (art. 2.1). In sostanza, come si evince dal tenore letterale del quattordicesimo considerando, oggetto della tutela accordata dalla direttiva è soltanto «l’espressione» di un programma per elaboratore, ivi compreso il materiale preparatorio per la definizione dell’architettura di un programma.

Titolare del diritto esclusivo è l’autore o i coautori del programma nel caso di lavoro di gruppo[30]. L’art. 4 della direttiva esplicita quali sono i diritti di privativa accordati al titolare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;

b) la traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso. La prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

In particolare, due norme della direttiva attirano l’attenzione dell’interprete: la previsione di deroghe relative alle attività riservate, segnatamente alla possibilità di estrarre una copia di riserva; la disciplina del reverse engineering

Per quanto concerne la prima questione, l’art. 5, comma 2, direttiva 91/250/cee, prescrive che «il contratto non può impedire che una persona abilitata ad usare il programma faccia una copia di riserva qualora tale uso lo richieda». Tale norma va integrata con la previsione del successivo comma, per il quale «la persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma può, senza chiederne l’autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, quando essa effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare». Questo temperamento è certamente dovuto alla necessità di mantenere la competitività nel settore dell’ict (Information and Communications Technology), evitando di trasformare la tutela del software in segreto industriale[31].

Con riferimento al fenomeno del reverse engineering, avendo riguardo all’obiettivo di «consentire l’interconnessione di tutti gli elementi di un sistema informatico, compresi quelli di fabbricanti differenti, perché possano funzionare insieme» (ventiduesimo considerando della direttiva 91/250/cee), la direttiva ne ammette la possibilità in presenza di alcune condizioni:

a) l’operazione deve essere compiuta da chi dispone legittimamente del programma;

b) le informazioni necessarie a garantire l’interoperabilità non devono essere già disponibili o accessibili alle persone legittimate;

c) la decompilazione ha ad oggetto le parti originali del programma nei limiti necessari a consentire l’interoperabilità.

Ulteriori vincoli al reverse engineering sono rappresentati dalla liceità delle finalità per cui i dati vengono impiegati, al fine di impedire che queste:

a) siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell’interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l’interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore[32].

La vasta congerie delle normative nazionali coinvolte e degli atti convenzionali e normativi a rilevanza internazionale suggeriscono alcune riflessioni: in primiis sarebbe opportuno un intervento di armonizzazione delle legislazioni nazionali per colmare i vari gap di tutela del software, in particolare sotto il profilo della protezione brevettuale; in secundis, la tutela giuridica sinora accordata al software appare inadeguata in quanto preordinata a un modello in cui la protezione della forma è scissa dalla tutela del contenuto. In particolare, si ravvisa la necessità di superare il divieto previsto dall’art. 52 dell’European Patent Convention che esclude espressamente la brevettabilità del software.

L’Unione europea ha tentato di porre rimedio alla prima questione attraverso la Proposta di regolamento del Consiglio del 1 agosto del 2000 sul brevetto comunitario[33] e la Proposta di Direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici[34].

Tuttavia, nonostante gli sforzi operati in questa direzione, non si è messo a tacere il dibattito fra i soggetti, soprattutto multinazionali, vedono nella brevettabilità del software lo strumento ideale per mantenere determinate quote di mercato, a fronte di quanti propendono per l’open source, auspicando un mercato sempre più libero, e per un fattore di costi, e per la possibilità di un miglioramento delle condizioni di vita insita sviluppo tecnologico. Sotto un certo punto di vista, lo sviluppo tecnologico è possibile nella misura in cui gli investimenti nel settore presentano una redditività, e sono attraenti per gli investitori: da qui la corsa al brevetto che si è registrata negli ultimi anni. Tuttavia, il rilascio del brevetto, rappresentando di fatto un diritto di privativa, tende a consolidare posizioni di mercato che, in determinate circostanze, possono incorrere in distorsioni della concorrenza, quali, ad esempio, l’abuso di posizione dominante.

Tali perplessità hanno suggerito una mole di emendamenti alla Proposta di Direttiva sulla brevettabilità del software, sfociati, dopo un lungo iter, in un nulla di fatto, a causa della bocciatura da parte del Parlamento europeo in data 6 luglio 2005, con 648 voti contrari, 14 a favore e 18 astenuti.

Al confuso panorama giuridico offerto dal diritto comunitario fa da contraltare l’impostazione degli Stati Uniti d’America che propende, senza alcun dubbio, per l’inserimento del software all’interno dei beni soggetti a brevetto. Si allude, in particolare, alla recente sentenza della Supreme Court of The United States, nel caso Alice Corporation Pty. Ltd V. Cls Bank International Et Al., del 19 giugno 2014,che ha espressamente sancito l’applicabilità del brevetto alle invenzioni attuate mediante computer.

Sulla scia della sentenza della Suprema Corte si è mossa la Grande Sezione della Corte di giustizia europea nella causa C-128/11 del 3 luglio 2012, nota come “Caso Oracle”[35].

In tale sede la Corte ha interpretato il diritto di distribuzione di cui all’art. 4, par. 2, della direttiva 2009/24/CE, nel senso che esso, quando abbia ad oggetto la copia di un programma per elaboratore,si esaurisce nel momento in cui il titolare del diritto d’autore, che abbia autorizzato, eventualmente anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via internet, abbia al contempo conferito, a fronte di un adeguato corrispettivo commisurato al valore economico della copia dell’opera, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.

Inoltre, con riferimento agli artt. 4, par. 2, e 5, par. 1, della direttiva di cui sopra, la Corte ha stabilito che in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito internet del titolare del diritto d’autore, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo avente causa, potrà avvalersi dell’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall’art. 4, par. 2, della direttiva medesima e, potendo considerarsi quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore ai sensi del successivo art. 5, par. 1, beneficiando del diritto di riproduzione ivi previsto.

La portata di tale pronuncia è piuttosto evidente: vengono gettate le basi per regolare il mercato del software usato, anche di tipo client/server.

In nuce, grazie anche agli spunti suggeriti dalla recente giurisprudenza europea e statunitense, ci sembra che la chiave di volta per addivenire a una tutela soddisfacente del software consista nel superamento di una visione astratta e monolitica dell’istituto e nel porre l’accento sul suo carattere innovativo e sulla vocazione alla distribuzione, apprestando una protezione multiverso che veda nel software uno strumento poliedrico ma unitario, in cui forma e contenuto non rappresentano meri addendi di una funzione bensì facce dello stesso prisma. 

 

Prof. Marco Mastracci, Professore supplente di Diritto Internazionale presso UNICLAM.

 

[1]. Per le implicazioni della tutela del software nel diritto industriale si veda lo studio di P. Auteri, G. Floridia, V. Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, P. Spada, Il diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli, Torino, 2001; G. Sena, P. Frassi, S. Giudici, Codice di diritto industriale, Ipsoa, Milano, 1999; V. Franceschelli, Trattato di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 1973, nonché, nel contesto europeo, S. Russo, R. Scavizzi, Manuale di diritto comunitario dell’informatica, prefazione di Renato Borruso, Giuffrè, Milano, 2010. Cfr., ancora, lo studio di M. Tavassi, Diritti della proprietà industriale e antitrust nella esperienza comunitaria e italiana, in «Antitrust tra diritto nazionale e diritto comunitario», Milano-Brussels, 1998.

[2]. Tra i primi studiin Italia si vedano, ex multis, G. Alpa (a cura di), La tutela giuridica del software, introduzione di Vittorio Afferni, Giuffrè, Milano, 1984; A.A. Martino, Regime giuridico del software, Le Monnier, Grassina (Bagno a Ripoli), 1988; G. Floridia, La protezione del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni intellettuali, in «Diritto dell’informazione e dell’informatica», 1989, pp. 77 ss.; L. Chimenti, La tutela giuridica dei programmi per elaboratore nella legge sul diritto d’autore, Giuffrè, Milano, 1994; G. Guglielmetti, L’invenzione di software, brevetto e diritto d’autore, Giuffrè, Milano, 1997; R. Borruso, La tutela giuridica del software. Diritto d’autore e brevettabilità, Giuffrè, Milano, 1999; G. De Santis, La tutela giuridica del software tra brevetto e diritto d’autore, prefazione di Donato A. Limone, Giuffrè, Milano, 2000. Pe le interazioni tra tecnologie dell’informazione e comunicazione si veda la monografia diS. Sica, V. Zeno-Zencovich, Manuale di Diritto dell’Informazione e della Comunicazione, Cedam, Padova, 2014.

[3]. In questa direzione gli Stati Uniti, da sempre attenti allo sviluppo tecnologico, sono stati gli antesignani della tutela del software, come comprovato dal Computer Software Amendment Act, emanato nel 1985, che ha il merito di aver incluso il software tra le fattispecie protette dal diritto d’autore.

[4]. La wipo, in francese ompi, è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite nata nel 1967 con finalità di promuovere l’attività creativa e la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. Attualmente la wipo conta 188 Stati membri e ha sede a Ginevra. La wipo armonizzale legislazioni e le procedure nazionali in tema di proprietà intellettuale; assolve alla funzione di mediazione per l’applicazione internazionale dei diritti medesimi; promuove lo scambio di informazioni; presta assistenza legale e tecnica agli Stati che ne fanno richiesta; facilita la soluzione di controversie in materia di proprietà intellettuale nel settore privato; promuove l’uso delle tecnologie informatiche al fine di favorire la circolazione delle informazioni nell’ambito della proprietà intellettuale.

[5]. Si veda, in proposito, la definizione di P. Dal Poggetto, La questione della brevettabilità del software fra esigenze di sviluppo tecnologico e vincoli giuridici, in «Informatica e diritto», 1996, xxii, 1, p. 235, per la quale il software è «everything that can be transferred via a wire».

[6]. Cfr. Usa Copyright Act, 1980, section 101 (Usa Public Law 96-517, 12 dicembre 1980).

[7]. Per una disamina sulla tutela del software nel diritto comunitario cfr. G. Fumagalli, La tutela del software nell’Unione europea. Brevetto e diritto d’autore, Nyberg, Milano, 2005.

[8]. Tuttavia, nel settimo considerando della direttiva 91/250/cee, poi trasfusa nella direttiva 2009/24/ce del Parlamento e del Consiglio del 23 aprile 2009, si afferma che il programma per elaboratore «indica programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell’hardware; che questo termine comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva», di fatto riconoscendo al software il carattere di “processo”, nel senso di un insieme di operazioni che hanno valore in sé, a prescindere dalla produzione del risultato finale dato dalla creazione di un codice. Fra queste operazioni rientrano l’analisi del problema, la progettazione e l’implementazione del codice, ecc. Pensiamo, ad esempio, alla creazione degli algoritmi di Google attraverso i quali è possibile monitorare il flusso di dati o indicizzare i risultati che la rete individua attraverso le chiavi di ricerca (seo, Search Engine Optimization), o ancora che consentono di monitorare le preferenze dei consumatori attraverso un sistema di tracciamento della navigazione.

[9]. Il Dlgs. 29 dicembre 1992, n. 518, reca disposizioni in merito alla «Attuazione della direttiva 91/250/cee relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore».

[10]. Si veda, in particolare, l’art. 64 bis, co. 1, legge 22 aprile 1941, n. 633, che, nel disciplinare i diritti esclusivi connessi ai programmi per elaboratore, annovera fra questi il diritto di effettuare o autorizzare: «la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti» (lett. a); «la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma» (lett. b); «qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso» (lett. c).

[11]. Cfr. legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 2, n. 8.

[12]. Fra questi si vedano gli artt. 171 bis ss., legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento alle sanzioni penali applicabili a «chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (siae)». Su questo aspetto la Corte di cassazione, con sentenza 24 novembre 1986, già riconosceva ai programmi per elaboratore una tutela civile e penale ai sensi della normativa sul diritto d’autore «in quanto opere dell’ingegno che appartengono alle scienze e si esprimono in linguaggio tecnico-convenzionale concettualmente parificabile all’alfabeto o alle sette note».

[13]. Per “firmware” si intende, in senso lato, un programma su circuito integrato funzionale all’esecuzione di operazioni elementari. Poiché in informatica il firmware assume diverse connotazioni, non è agevole estrapolare una definizione univoca sul versante giuridico. Cfr. in proposito A. Zincone, Come prevenire le problematiche inerenti alla utilizzazione del software, in ida, 1996, 4, pp. 380 ss.

[14]. Si allude alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche adottata a Berna nel lontano 1886.

[15]. Così dispone l’art. 2.1 della Convenzione di Berna.

[16]. L’art. 64 quinques, legge 22 aprile 1941, n. 633, così come modificato dall’art. 4, Dlgs. 6 maggio 1999, n. 169, attribuisce all’autore di una banca dati, fatto salvo quanto disposto dall’art. 64 sexies, il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: «a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;b) la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell’Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all’interno dell’Unione stessa, le vendite successive della copia; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

[17]. La Convenzione di Berna è stata riveduta diverse volte (Berlino, 1908; Roma, 1928; Brussels, 1948; Stoccolma, 1967). Il testo attualmente vigente è quello adottato a Parigi il 24 luglio 1971. Alla Convenzione di Berna si deve il merito di aver affermato per la prima volta il reciproco riconoscimento del copyright fra tutti i Paesi aderenti, senza che alcuna formalità sia richiesta nei diversi Stati per l’esercizio e il godimento del diritto d’autore.

[18]. Gli Accordi gatt/tripshanno ad oggetto i diritti di proprietà intellettuale del commercio riguardanti i Paesi firmatari della wto, World Trade Organization.

[19]. L’epc opera attraverso l’European Patent Office (epo), organo che promuove l’applicazione uniforme di tutte le procedure necessarie per il rilascio del brevetto europeo in più di 40 Paesi del mondo. Oltre all’epo, devono essere menzionati l’Unitary Patent (Tutela Brevettuale Unitaria), l’Unified Patent Court (Tribunale Unificato dei Brevetti), nonché l’European Patent Package, un’iniziativa giuridica nata nel 2012che ha emanato due regolamenti e un accordo internazionale.

[20]. In particolare, la protezione accordata dal trattato integra gli artt. 2-6 della Convenzione di Berna.

[21]. Così dispone l’art. 4 del Trattato quando afferma che «Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 2 of the Berne Convention. Such protection applies to computer programs, whatever may be the mode or form of their expression».

[22]. Cfr. l’art. 10 degli Accordi per cui «i programmi per elaboratore, in codice-sorgente o in codice-oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna (1971)» (par.1), e che «le compilazioni di dati o altro materiale, in forma leggibile da una macchina o in altra forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono protette come tali. La protezione, che non copre i dati o il materiale stesso, non pregiudica diritti d’autore eventualmente esistenti sui dati o sul materiale» (par. 2). Una speciale menzione, sempre con riferimento ai programmi per elaboratore, merita l’art. 11 degli Accordi che disciplina il diritto di noleggio: «Almeno in relazione ai programmi per elaboratore e alle opere cinematografiche i Membri accordano agli autori e agli aventi causa il diritto di autorizzare o vietare il noleggio al pubblico di originali o copie delle opere protette. Un Membro è esonerato da questo obbligo in relazione alle opere cinematografiche, a meno che il noleggio non abbia dato luogo ad una diffusa riproduzione di tali opere che comprometta sostanzialmente il diritto esclusivo di riproduzione conferito nello stesso Membro agli autori e ai loro aventi causa. Per quanto riguarda i programmi per elaboratore, questo obbligo non si applica ai casi in cui il programma medesimo non costituisca l’oggetto essenziale del noleggio». Analogamente, l’art. 7 del wipo Copyright Treaty, accanto alla previsione che gli autori dei programmi per elaboratore «shall enjoy the exclusive right of authorizing commercial rental to the public of the originals or copies of their works» (art. 7, par. 1), sancisce che la norma non si applica, fra gli altri, «in the case of computer programs, where the program itself is not the essential object of the rental» (art. 7, par. 2, lett. i). Per approfondimenti sul tema v. G. Floridia, Sull’attuazione dei trips. I brevetti, in «Diritto industriale», 1995, 6, pp. 550 ss.

[23]. Cfr. l’art. 4 della Convenzione per il quale «chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei Paesi dell’Unione una domanda di brevetto d’invenzione, di modello d’utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri Paesi, d’un diritto di priorità» (lett. A, par. 1). È, inoltre, riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità «qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, in virtù della legislazione nazionale di ciascun Paese dell’Unione o di trattati bilaterali o plurilaterali stipulati tra Paesi dell’Unione» (lett. A, par. 2).

[24]. Cfr. artt. 10, 10 bis e 10 ter, concernenti, rispettivamente, «Indicazioni false:sequestro all’importazione, ecc., di prodotti portanti indicazioni false relative alla provenienza dei prodotti o all’identità del produttore, ecc.»;  «Concorrenza sleale»; «Marchi, nomi commerciali, indicazioni false, concorrenza sleale: mezzi legali di repressione; diritto di agire in via giudiziaria».

[25]. Con l’espressione “reverse engineering” si intende il processo mediante il quale si analizza il funzionamento di un dispositivo al fine di produrne uno che abbia funzioni analoghe, nel tentativo di implementarne l’efficienza ma senza copiare nulla del codice originale. In sostanza, il prodotto così realizzato rappresenterebbe un upgrade del prodotto originale.

[26]. Per espressa previsione del medesimo articolo, si esclude la brevettabilità nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 27, ovvero quando lo sfruttamento commerciale nel territorio dei Paesi membri deve essere impedito «per motivi di ordine pubblico o di moralità pubblica, nonché per proteggere la vita o la salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purché l’esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalle loro legislazioni»; quando il brevetto concerne oggetti specifici, quali«i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura dell’uomo o degli animali» (art. 27, co. 2, lett. a); «i vegetali e gli animali, tranne i microorganismi, e i processi essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali, tranne i processi non biologici e microbiologici» (art. 27, co. 2, lett. b).La norma è calmierata dalla previsione che «i Membri prevedono la protezione delle varietà di vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due» (art. 27, co. 2, lett. b).

[27]. Premesso che «European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application», non sono considerate invenzioni «schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers». Si esclude, inoltre, che «the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such» (art. 52, par. 3).

[28]. Cfr. V. Franceschelli, La direttiva cee sulla tutela del software; trionfo e snaturamento del diritto d’autore in «Rivista diritto industriale», 1991, p. 169.

[29]. Ciò si evince dal combinato disposto del sesto considerando, laddove si afferma che «la disciplina giuridica comunitaria della tutela dei programmi per elaboratore può quindi limitarsi, in una prima fase, a stabilire che gli Stati membri sono tenuti ad attribuire ai programmi per elaboratore la tutela riconosciuta dalle leggi sul diritto di autore alle opere letterarie, nonché a determinare i soggetti e gli oggetti tutelati, i diritti esclusivi dei quali i soggetti tutelati devono potersi avvalere per autorizzare o vietare determinati atti, e la durata della tutela medesima», con la previsione dell’art. 9.1 della direttiva nella parte in cui statuisce che «le disposizioni della presente direttiva non ostano all’applicazione di altre eventuali disposizioni giuridiche come quelle in materia di diritti brevettuali, marchi commerciali, concorrenza sleale, segreto industriale, tutela dei prodotti che incorporano semiconduttori, nonché in materia di diritto contrattuale».

[30]. V. artt. 2 e 3 della direttiva, che demandano ai singoli Stati membri la risoluzione delle questioni legate alla titolarità.

[31]. Nell’ordinamento giuridico italiano il segreto industriale è disciplinato dal Codice della proprietà industriale di cui al Dlgs. 10 febbraio 2005, n. 30. In particolare, la proprietà industriale si appunta su «marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali» (art. 1). L’art. 98, co. 1, individua l’oggetto della tutela nelle «informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete». Costituiscono,inoltre, oggetto di protezione «i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche» (art. 98, co. 2). Fatta salva la disciplina degli atti di concorrenza sleale, per cui si rimanda all’art. 6 bis del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, recante «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali», così come modificato dal D.P.R.22 giugno 1979, n. 338, l’art. 99 del Codice della proprietà industriale sancisce il divieto di «rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all’articolo 98».

[32]. Cfr. art. 6, par. 2, direttiva 91/250/cee.

[33]. V. l’art. 2 della Proposta di regolamento, per cui «il brevetto comunitario ha natura unitaria. Esso produce gli stessi effetti nell’intera Comunità e può essere concesso, trasferito, dichiarato nullo, o estinguersi unicamente per la Comunità considerata nel suo insieme» (par. 1). Ancora, «il brevetto comunitario ha natura autonoma. Esso sottostà unicamente alle disposizioni del presente regolamento ed ai principi generali del diritto comunitario. Le disposizioni del presente regolamento non escludono tuttavia l’applicazione del diritto degli Stati membri in tema di responsabilità penale e concorrenza sleale» (par. 2). Nel documento si prevede la possibilità di licenze obbligatorie: «Trascorsi quattro anni dal deposito della domanda di brevetto e tre anni dalla concessione del brevetto la Commissione può accordare a chiunque ne faccia domanda una licenza obbligatoria per assenza od insufficienza d’utilizzazione se il titolare del brevetto non ha utilizzato il brevetto nella Comunità in modo adeguato ovvero non ha compiuto preparativi seri e effettivi a tale fine, ameno che questi non fornisca valide giustificazioni per la sua inattività. Nel determinare l’assenza o l’insufficienza dell’utilizzazione non si fanno distinzioni tra i prodotti originari della Comunità e quelli d’importazione» (art. 21).

[34]. La Proposta di Direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici mira ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia ma non consente ancora la brevettabilità dei programmi per elaboratore “in quanto tali”. In particolare, l’art. 4, rubricato «Condizioni della brevettabilità», richiede agli Stati membri di assicurare che un’invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici sia brevettabile «a condizione che sia atta ad un’applicazione industriale, presenti un carattere di novità e implichi un’attività inventiva». Inoltre, affinché sia considerata implicante un’attività inventiva, un’invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve arrecare un «contributo tecnico» (art. 4, par. 2), con ciò intendendo «la differenza tra l’oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme, i cui elementi possono comprendere caratteristiche tecniche e non tecniche, e lo stato dell’arte» (art. 4, par. 3).

[35]. V. Corte giustizia, 3 luglio 2012, C-128/11, UsedSoft GmbH c. Oracle International Corp., in «Il Foro Italiano», 2012, pp. 377 ss. La Corte si è pronunciata sulla domanda pregiudiziale dell’interpretazione degli artt. 4, par. 2, e 5, par. 1, della direttiva 2009/24/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Si vedano in proposito i rilievi di N. Nappi, La tutela del software nell’Unione Europea e il caso Oracle: una forte scossa al diritto d’autore, in https://www.filodiritto.com/articoli/2015/07/la-tutela-del-software-nellunione-europea-e-il-caso-oracle-una-forte-scossa-al-diritto-dautore.html.